חומר רקע
הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 12) (פרסום בקשות פטנט):
בחינה על אתר לבקשת צד שלישי והגנה מכוח שימוש קודם– עמדת איגוד הכימיה והפרמצבטיקה בהתאחדות התעשיינים
1. להלן עמדת חברות איגוד הכימיה והפרמצבטיקה בהתאחדות התעשיינים (להלן - "ההתאחדות"), ביחס להוספת הסדר שעניינו בחינת בקשות פטנט על אתר לבקשת מי שאינו מבקש הפטנט, וביחס להוספת הסדר המכיר בהסתמכותו של מי שאינו מבקש הפטנט על בקשות פטנט שפורסמו.
I. בחינה על אתר
2. מרגע שבקשת פטנט מתפרסמת, ועוד בטרם נבדקה, היא כבר מהווה גורם המרתיע מפני תחרות; זאת, בשל האיום בפיצוי רטרואקטיבי. בשונה מהמצב על פי הדין החל כיום, הרי שעל-פי התיקון לחוק, ההרתעה תופעל עוד לפני שרשות הפטנטים בחנה, אם בקשת הפטנט ראויה בכלל למתן פטנט.
3. מי שהגיש בקשה בישראל צריך להיות מוכן כי זו תיבדק, וכי גורלה יוכרע. אין זה לגיטימי מצידו של מבקש פטנט לדרוש כי בקשתו תבדק רק בשלב מאוחר יותר, ובה בעת לדרוש זכות לפיצוי רטרואקטיבי מרגע פרסום הבקשה. הכרעה מהירה ויעילה בבקשות לפטנטים, הינה אינטרס משותף למי שביקש פטנט הראוי להגנה, וכמובן גם למתחריו. זהו גם האינטרס הציבורי, אותו ראוי שרשות הפטנטים תקדם.
4. בחינת הנתונים הסטטיסטיים בעולם מלמדת, כי רק מיעוט מבין בקשות הפטנט המוגשות, אכן מבשילות לכדי פטנטים. כפי שעולה מדו"ח רשות הפטנטים בישראל לשנת 2010 (בעמ' 28), מספר הפטנטים שניתנו בשנים 2010-2000 הינו רק כ-30%(!) ממספר בקשות הפטנט שהוגשו באותה תקופה. ה-EPO, משרד הפטנטים האירופאי, פרסם לאחרונה (17.1.2012), כי בשנת 2011 הוגשו 243,000 בקשות פטנט וניתנו רק 62,115 פטנטים (כ-25%).
5. זאת ועוד: הנחת העבודה – אשר אושרה כבר מספר פעמים בפסקי דין של בית המשפט העליון – היא כי מרבית הפטנטים שניתנים בישראל, גם לאחר בחינה, אינם תקפים. כך לא רק בישראל: לשם הדוגמה, בשנת 2009 נדונו ב-European Patent Office כ-2700 התנגדויות למתן פטנט. ב-43.6% מהמקרים בוטל הפטנט, ב-30.1% מהמקרים צומצם הפטנט, ורק ב-26.3% מהמקרים ההתנגדות נדחתה במלואה.1 בכל הנוגע לישראל, בית המשפט המחוזי2 ציין, כי יש להניח שהמצב כאן אף חמור עוד יותר, שכן המשאבים העומדים לרשות רשם הפטנטים בישראל נופלים מאלו שעומדים לרשות ה-EPO.
6. ברור, איפוא, שהסתמכות על המונופולין כפי שהוגדר חד-צדדית על ידי המבקש בבקשת הפטנט, עוד טרם בחינתה, ומניעת תחרות או עיכובה על יסוד זה, כפי שיקרה בעקבות תיקון 12 לחוק, הינה בעייתית. הסדר שיאפשר למי שאינו מבקש הפטנט להביא לבחינה על אתר של בקשת פטנט, הינו הסדר הכרחי לשמירה על תחרות בשווקים השונים, ולהגנה על האינטרס הציבורי.
7. חשיבות רבה נודעת לכך שהסדר זה יקבע בחקיקה הראשית, ובמסגרת התיקון הנוכחי לחוק.
ראשית, מדובר בהסדר מרכזי בדיני הפטנטים, שמן הראוי שייקבע בחקיקה ראשית. שנית, הסדר זה נועד להוות חלק הכרחי מהאיזונים לתיקון 12, שמכוחו בקשות פטנט תפורסמנה מוקדם הרבה יותר, בהשוואה למצב כיום. לכן, יש להכניסו לחקיקה כעת. לא ניתן להמתין לתקנות, שאין לדעת מתי יתוקנו. בנוסף, כפי שעולה מההצעה לתיקון מס' 10 לחוק הפטנטים, הנדונה בימים אלה בפני הועדה הנכבדה, אין מניעה עקרונית לקבוע, בחקיקה ראשית, מקרים בהם בקשות פטנט ייבחנו על אתר.
8. עמדת ההתאחדות הינה כי קיימת חשיבות רבה לכך שבקשה לבחינה על אתר לבקשת צד שלישי לא תהיה כפופה לשיקול דעתו של הרשם, או למדיניות המשתנה בין רשמים מתחלפים, ממש כשם שזה הדין באוסטרליה.
9. בארצות שונות בעולם, שאינן חשודות כ"פורעות חוק" בתחום הפטנטים, קיים הסדר המאפשר לצד שלישי לבקש בחינה על אתר: זהו המצב בגרמניה (סעיף 44 לחוק הפטנטים הגרמני). גם בקנדה, כפי שעולה מ- Rule 28(1) of the Patent Rules, כל אדם יכול לבקש לקדם את בחינתה של בקשת פטנט. אלו הם פני הדברים גם באוסטרליה (שהיא מדינה בה נהוגה שיטת "pre-grant opposition", בדומה לישראל), שם כל אדם רשאי לבקש לקדם ("to expedite") את תחילת הבחינה (ראה סעיף 44 ל- Patents Act 1990). למעלה מן הצורך יאמר, כי בארה"ב הוחל לאחרונה הסדר המאפשר (אם כי שם מדובר רק במבקש הפטנט) לבקש בחינה על אתר, תמורת אגרה. (35 U.S.C. §41, וכן 35 U.S.C. §2(b)(2)(g)).
10. גם בישראל, שנים רבות לפני הצעת החוק הנוכחית, כבר עמד בית המשפט המחוזי על זכותו של הציבור לסלק בקשות סרק במהרה. בע"ש (ת"א) 88/98 כהן נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"מ(2) התשנ"ז, 524, 528 (1997) בית המשפט הביע פליאה, מדוע לא תוקנו התקנות כך שגם צד שלישי יוכל להקדים את בחינת הפטנט, למטרה זו.
11. ההתאחדות אינה מתנגדת להטלת אגרה על מי שמבקש בחינה על אתר. עם זאת, ברי כי מקום בו התברר שבקשת הפטנט אכן לא היתה ראויה למתן פטנט, אין הצדקה להטיל את עלות האגרה על מבקש הבחינה על אתר; שהרי זה פעל, ובצדק, לסילוק מכשול מפני הציבור, מכשול שהוצב ע"י מבקש הפטנט. מוצע לקבוע כי, מקום בו התבקשה בחינה על אתר על ידי צד שלישי ונדחתה בקשת הפטנט, יחויב מבקש הפטנט לשפות את מבקש הבחינה על אתר בסכום האגרה ששולם.
12. לאור האמור, הצעתנו להוספת הסדר זה, כסעיף 19א לחוק הפטנטים, הינה כדלקמן:
הוספת סעיף 19א
לאחר סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:
19א.
(א)
"הוגשה ללשכה בקשה לבחון על-אתר בקשה לפטנט שנתפרסמה לפי סעיף 16א לחוק, מאת אדם שאיננו המבקש או אדם הקשור עם המבקש או פועל מטעמו, יורו הרשם או בוחן כי בחינת בקשת הפטנט תיערך מחוץ לתור, סמוך ככל האפשר למועד הגשתה של הבקשה לבחינה על אתר. הוגשה בקשת הפטנט כבקשה בינלאומית, כהגדרתה בסעיף 48א' לחוק, לא תחל הבחינה בטרם חלפו 30 חודשים מיום הגשת הבקשה או מדין הקדימה, אם התבקש. הורה הרשם או בוחן כאמור, לא תינתן כל אורכה או השהייה למבקש בהמשך הבחינה, ובחינת הבקשה תבוצע במהירות האפשרית.
(ב)
בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש ללשכה בצירוף האגרה שנקבעה, ותכלול את שם המבקש ומען למסירת מסמכים בישראל.
(ג)
מבלי לגרוע מכל סעד אחר, נדחתה בקשת הפטנט שלגביה הוגשה בקשה לבחון על-אתר, ישלם מבקש הפטנט למבקש הבחינה על-אתר את סכום האגרה ששולם".
II. הגנה על אינטרס ההסתמכות ביחס לבקשות פטנט שפורסמו
13. ההסדר שבהצעת החוק לתיקון מס' 12 סולל דרך לפגיעה בצדדים שלישיים, מתחרים של מבקש הפטנט, שהסתמכו על היקף המונופולין המצומצם שנתבע בתחילה, התחילו לנצל את האמצאה בגזרות או באופנים שלא נתבעו בתחילה, או ביצעו הכנות לשם כך.
14.
15. כיום, לאחר פרסום בקשת הפטנט (שיבוא לאחר הקיבול), לא ניתן להוסיף ולהרחיב את המונופולין הנתבע, אלא רק לצמצמו. ככלל, אין זה ראוי להרשות למבקש פטנט להרחיב את היקף התביעות לאחר פרסום הבקשה; בכך הוא נוטל לעצמו משהו שכבר גולה לציבור בלי שהתבקש לגביו פטנט. זוהי פגיעה, בלתי מידתית ובלתי מוצדקת, בחופש העיסוק של המתחרים.
16. לכל הפחות יש לשלב בחוק הסדר, שמתקיים בתוך הכללים והזכויות שקובעת הצעת החוק, אבל נועד לצמצם, ככל הניתן, את הפגיעה באינטרס ההסתמכות של צדדים שלישיים כתוצאה מכך. זאת, באמצעות שילוב של הסדר זכויות מכוח שימוש קודם, שכמותו כבר קיימים בחוק הפטנטים בסעיפים 53 ו- 63. החוק הקיים קובע הסדרים שונים המגנים על אינטרס ההסתמכות של מתחרים שניצלו אמצאה (או עשו בתום לב הכנות ממשיות לניצולה) לפני הגשת הבקשה, או במועד בו פקעה בשל אי תשלום אגרה. באותו אופן, ראוי לקבוע הסדר שמאפשר המשך שימוש באמצאה שהחל באופן שהיה מותר בעת פרסומה.
17. הצדקתו של ההסדר המוצע הינה בבחינת קל וחומר לעומת סעיף 63 לחוק הפטנטים, שכן הנחת היסוד בסעיף 63 היא שהפטנט שפקע בשל אי תשלום אגרת חידוש יכול לחזור לתוקפו, בהליך פשוט יחסית, והמונופולין הנתבע בו ישוב על כנו. למרות זאת, החוק מגן על אינטרס ההסתמכות של צד שלישי, ואין אומרים לו שהיה עליו לצפות את החזרת הפטנט לתוקפו. לעומת זאת, כאשר מפורסמת בקשת פטנט לפי סעיף 16א', אין הנחת יסוד שהמונופולין הנתבע בה יורחב, וקל וחומר שבנסיבות אלו יש להגן על אינטרס ההסתמכות.
18. תיקון לחוק הפטנטים הישראלי נדרש, בראש ובראשונה, לעמוד בהרמוניה עם ההסדרים הקיימים בחוק, בנוסחו כיום. כאמור, החוק הישראלי מעניק הגנה על אינטרס ההסתמכות בתרחישים שונים. אין סיבה שלא לנקוט באותה גישה בנסיבות ההסתמכות על פרסום בקשת הפטנט, על פי המתואר בהצעה להלן, ולהוסיף את סעיף 23א.
19. בארה"ב נחקק לאחרונה החוק שזכה לשם America Invents Act, H.R. 1249, ובגדרו נקבעו מספר שינויים בחוק הפטנטים האמריקאי, לרבות תיקון 273§, שעניינו Prior User Rights. התיקון החדש האמור לחוק האמריקאי מהווה הרחבה משמעותית של הגנת השימוש הקודם. למרות שהתיקון אינו עוסק בתיקון תביעות והרחבתן בתהליך הבחינה, עולה ממנו כי פני המחוקק בארה"ב כיום מופנים להרחבת הגנת השימוש הקודם. בוודאי שאינטרס ההסתמכות, עליו נועד להגן הסעיף, אינו זר לו.
20. בהתאם להוראות הקונגרס, משרד הפטנטים האמריקאי (ה-USPTO) הכין דו"ח ביחס לסוגיית הגנת השימוש הקודם. ה-USPTO ערך מחקר מקיף, קיבל מידע ושמע עדויות. לבסוף, פרסם את מסקנותיו,3 וביניהן נקבע (סעיף 9 בעמ' 3):
"Providing limited prior user rights in a first-inventor-to-file system addresses the inherent inequity such a system creates between an earlier commercial user of the subject matter and a later patentee. A prior user rights defense is pro-manufacturing and pro-jobs, as it rewards businesses that put new technology promptly into commercial use, and provides protection for early commercial use when challenged by the later filing of patent applications by other entities".
21. מסקנותיו של ה-USPTO הינן, שאין ראיות לכך שזכויות שימוש קודם, כפי שנקבעו בתיקון החדש לחוק האמריקאי, יהיו בעלות השפעה שלילית על החדשנות (עמ' 30- 32). מסקנה נוספת היא, שזכויות מכוח שימוש קודם מעודדות ייצור והרחבת התעסוקה, מכיוון שהן מתגמלות עסקים המיישמים במהירות טכנולוגיות חדשות (עמ' 47- 51). בנוסף, כך נאמר בדו"ח ה-USPTO, הסדר Prior Use defense הינו חוקתי, ומקובל בעולם (ס' 7 ו-10 בעמ' 3, וכן עמ' 53).
22. לאור האמור, הצעתנו להוספת הסדר זה, כסעיף 23א לחוק הפטנטים, הינה כדלקמן:
הוספת סעיף 23א
לאחר סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא:
23א.
"מי שבתאריך פרסום דבר תיקונה של בקשת פטנט לפי סעיף 22, או חלוקתה לפי סעיף 24, היה מנצל בישראל, או שעשה הכנות לניצול, של האמצאה שעליה מבוקש הפטנט, באופן שאינו נופל בגדר התביעות שנכללו בבקשה ביום פרסומה לפי סעיף 16א, אך נופל בגדר התביעות המתוקנות, או התביעות בבקשה שהופרדה, לפי העניין, זכאי לנצל אותה אמצאה ללא הגבלה, לכל תכלית במסגרת עסקו, ללא תמורה".